法律交锋：马来西亚“Copper Chimney”商标权之争

关于马来西亚商标非使用条款的最新判决解读

试想，作为品牌拥有人，你正准备拓展马来西亚市场，却意外发现你的商标已被他人抢先注册！这正是2024年1月案件 Deluxe Caterers Pvt Ltd 诉 Food Stack Concepts Pte Ltd [2024] 9 MLJ 的真实写照。

原告 Deluxe Caterers Pvt Ltd（简称 Deluxe）是“Copper Chimney”餐厅连锁品牌的权利人，该品牌于1972年创立于印度孟买（Bombay，现称 Mumbai）。此后约有20家 Copper Chimney 分店陆续在印度、迪拜、阿联酋、英国及科威特开设，并已在上述国家及澳大利亚注册了含有“Copper Chimney”字样的商标。

当 Deluxe 着手评估进军马来西亚市场时，却惊讶地发现已有第三方——Food Stack Concepts Pte Ltd（简称 Food Stack）——早于他们将“COPPER CHIMNEY”作为商标在第43类下注册（注册号：2014007985），服务范围包括“提供饮食服务、临时住宿”等。

此举无疑为 Deluxe 的市场拓展增添阻力。为化解此困局，Deluxe 向马来西亚高等法院提出申请，要求：

(i) 根据《2019年商标法令》第46条，以非使用为由撤销该商标注册；
(ii) 根据第47条，请求宣告该商标注册无效。

Deluxe 的无效宣告请求未被采纳，本文将聚焦其成功提出的“非使用撤销”申请。

依据《商标法令》第46(1)条文，任何权利受影响者可向法院申请撤销注册商标，适用情形包括：

商标注册通知发出日起三年内，注册人本人或经其授权之他人未曾在马来西亚以诚信方式使用该商标，且未使用并无正当理由【第46(1)(a)条】；
商标所涵盖的商品或服务在马来西亚已连续三年未曾使用，且无正当理由解释该期间的未使用行为【第46(1)(b)条】。

由于上述两项条款各自独立，可择其一提出主张，Deluxe 选择援引第一项条款，试图证明在 2015年9月28日（即注册证书签发日）至 2018年9月27日期间，Food Stack 并未在马来西亚诚信使用“COPPER CHIMNEY”商标，且未能提供合理的未使用理由。

同时，Deluxe 亦援引第二项条款，主张该商标在 2020年7月26日至 2023年7月25日间已连续三年处于未使用状态，而 Food Stack 同样无法提供合理解释。之所以选定 2023年7月25日为计算截止日，是因为撤销诉讼于次日（2023年7月26日）正式向法院提起。

Food Stack 试图质疑 Deluxe 是否具备“受影响方”资格，理由是 Deluxe 并未曾实际在马来西亚使用其 “Copper Chimney” 商标。

法院裁定：“受影响方”指的是已经将其商标用于商业中，或有真实且当前的意图将其作为商标用于商业的主体，而其商业行为与欲被撤销的注册商标的注册人相同或相似。此外，该主体必须对其自身的商标拥有法律上的权益、权利或合理的使用预期，并因注册商标的存在而实质受到影响。

法院认为，Deluxe 符合这一标准。Deluxe 成功证明其已在印度、英国、科威特及阿联酋等地使用并持有多项 “Copper Chimney” 商标注册，且确有计划将该商标用于未来在马来西亚设立的餐厅。

法院未采纳“必须在马来西亚有实际使用记录”方可构成“受影响方”的主张。否则，若当事人（如 Deluxe）贸然使用商标将构成侵权，反而会因此失去作为“受影响方”的资格，从而无法援引第46(1)条。这将导致一种“进退两难”的困境，使第46条形同虚设，无法执行，显然不符合立法者当初设立该条款的本意。

最终，Deluxe 成功同时成立了第46条文的两个独立主张。Food Stack 仅能证明其在新加坡曾使用该商标（经营两家 “Copper Chimney” 餐厅），但无法提供任何马来西亚的使用证据。Deluxe 亦提交 Google 搜索结果，显示“Copper Chimney Malaysia”未有任何实际使用记录，也没有任何相关餐厅存在。因此，“COPPER CHIMNEY” 商标（注册号：2014007985）被正式从马来西亚商标注册册中删除。

针对“使用”的认定，审理此案的 Azlan Sulaiman 司法委员指出：“即便只有一次实际使用行为，亦足以驳回一项因非使用而提出的撤销申请。”但该使用必须满足以下条件：
属于真实使用而非象征性使用；
用于实现商标最核心的识别功能，即区分商品／服务的来源；
以商业方式在市场中使用该商标；
具有公开性与外显性。

综上所述，本案为马来西亚注册商标权利人敲响警钟：商标一旦注册，必须在本地实际使用，否则极有可能因第三方基于“非使用”条款提出撤销而面临注册风险。