了解专利授权后异议程序:关键解析与应对策略

understanding post-grant patent opposition: key insights and strategies

《2022年专利(修正)法案》及《2022年专利(修正)条例》为马来西亚的专利实务带来一系列重大变革,引入了多项新规定,包括优先权恢复、(直接)专利申请的公开、正式第三方意见制度,以及实质审查请求程序的变更。

除了上述变更外,修正法案还增设了第55A条与第56A条文,规定了在专利注册官面前提出马来西亚专利异议的程序。 

授权后专利异议程序,是指任何第三方(例如竞争对手或相关利益方)在专利由马来西亚知识产权局(MyIPO)授予后,得以向专利注册官提出异议,质疑该专利的有效性。

虽然修正法案已于2022年3月18日正式生效,但第55A与第56A条文的具体执行仍在等待推行。

一旦正式施行,授权后专利异议程序将适用于在相关条款生效日或之后授予的专利。

预计授权后专利异议将为第三方提供一条比向高等法院提起专利无效诉讼更快捷、成本更低的救济途径。

值得注意的是,授权后异议可由任何相关利益方提出,无需证明其受该专利直接不利影响。这与专利无效程序形成对比,后者要求申请人具备较高的受害人资格门槛。

授权后专利异议的理由与专利无效的理由基本一致。异议可以基于以下事由提出:

1.⁠ ⁠不符合专利资格【第12条文】所要求保护的发明不符合“发明”的定义。例如,该发明未能解决技术问题,或不具备技术特征。

2.⁠ ⁠属于不受保护的事项【第13或第31(1)条文】该发明涉及被专利法明确排除保护的主题,包括:
a. 发现、科学理论及数学方法;
b. 植物或动物品种,或用于生产植物或动物的本质上属于生物学过程的方法(不包括人为制造的活体微生物、微生物过程及其所得产品);
c. 用于从事商业活动、纯粹精神活动或进行游戏的计划、规则或方法;
d. 以外科手术、治疗或诊断方式应用于人体或动物体的方法。

3.⁠ ⁠不符合可专利性要求【第11、第14、第15及第16条文】该发明不具备新颖性、创造性和/或工业实用性。

4.⁠ ⁠说明书或权利要求存在缺陷, 说明书或权利要求未符合《专利条例》的规定,导致内容不清晰或不完整。例如,可基于说明书内容不充分或权利要求缺乏支持而提出异议。

5.⁠ ⁠缺少理解发明所必需的重要附图, 未提交理解发明所必需的重要附图,影响发明内容的完整公开。

特别说明:与专利无效程序不同,所有权或权利归属争议在专利注册官面前并不构成异议理由。 

流程与时间表 

1.⁠ ⁠提交异议通知书
异议程序始于向马来西亚知识产权局(MyIPO)提交异议通知书(NOO),提交期限为专利授权公告在《知识产权官方公报》(IPOJ)发布之日起六个月内。

异议通知书必须详尽列明异议理由,并附上支持性证据。在六个月异议期间内,亦可提交额外异议理由(AGO)。

异议期限不得申请延长。

仅当拟异议的专利未涉及任何正在进行中的无效程序或其他涉及专利有效性争议的法院诉讼时,方可启动异议程序。

此外,对于非马来西亚居民,提交异议通知书时必须一并提供诉讼费用担保。

2.⁠ ⁠通知专利权人
若异议通知书符合形式要求,MyIPO将向专利权人或其登记代理人发出异议通知书(NOO)及额外异议理由(AGO)副本,并正式启动异议程序。  

3.⁠ ⁠提交答辩陈述书
专利权人须在NOO/AGO发出之日起三个月内提交答辩陈述书(Counterstatement)。答辩陈述书须包含支持专利授权的陈述,并对异议理由进行反驳,同时附上相应的支持性证据。

专利权人亦可在提交答辩陈述书的同时或之后,提出对已授权专利说明书的修正案。

需要特别注意的是,如专利权人未提交答辩陈述书,将丧失继续参与异议程序的权利。

4.⁠ ⁠提交答辩证据与书面陈述
在专利权人提交答辩陈述书后,异议方可提交答辩证据(Evidence in Reply)。

如注册官要求,异议方与专利权人双方均须提交书面陈述。

注册官亦可要求异议方或专利权人之一方或双方提交额外证据。

5.⁠ ⁠审查与裁决
MyIPO将指派由未曾参与该专利审查工作的高级专利审查员组成的异议委员会,负责审查双方提交的所有文件材料。  

在首次会议中,异议委员会将根据答辩证据与书面陈述进行审议,并作出初步裁决。若异议委员会倾向于使专利无效,将发布临时裁决,并要求专利权人提交修正案。在收到修正案后,委员会将召开第二次会议,审查修正案内容。

根据第二次会议的审查结果,异议委员会将向注册官提交建议书,由注册官作出最终裁决。MyIPO随后将根据异议委员会的建议,向双方当事人发出最终裁决,并附上裁决理由(Grounds of Decision)。

最终裁决可能包括以下结果之一:维持专利有效;以修正形式维持专利;使专利无效。

若任何一方不服最终裁决,可在注册官发出最终裁决之日起一个月内向高等法院提起上诉。

专利权人应采取的有效策略

专利权人在专利申请文件的撰写、提交及审查阶段,应充分考虑前述可能被提出的异议理由,审慎应对各项要求。

例如,在提交申请前,应进行全面详尽的现有技术检索,以提高专利申请质量,降低未来异议风险。

在专利审查过程中,另一个重要考量是选择何种类型的实质审查程序。

在马来西亚,实质审查分为两种类型:一般审查(normal examination)与修正审查(modified examination)。

一般审查指通过常规全面审查程序,评估申请是否符合所有形式性及实质性可专利性要求。修正审查则是指,专利申请人可依据与澳大利亚、日本、韩国、英国、美国或欧洲专利局授予的对应专利基本一致的说明书内容,直接在马来西亚获得专利授权。

若一项经修正审查程序获准的专利遭到异议,MyIPO是否允许其以经修正的形式维持?(届时其内容将与原依赖的外国对应专利有所不同。)一般而言,为了弥补无效瑕疵而提出的授权后修正应属允许范围,但目前关于可接受修正幅度的具体标准尚未明确。

对于一般审查,MyIPO在评估可专利性时,会无论其来源为何,全面考量所有相关的现有技术。因此,在对应外国专利申请的审查过程中,务必重视其他法域所引用的现有技术,因为这些引用可能成为授权后异议程序中的关键依据。

此类现有技术可包括期刊出版物、专利文件,或其他任何形式的公开信息。《专利法》第14(2)条明确规定,有效现有技术指在专利申请优先权日前,以书面发表、口头公开、使用或其他方式向公众公开的所有内容。

近年来,许多专利申请人倾向通过专利审查高速路(PPH)项目,加速审查流程。由于PPH请求只能作为一般实质审查的一部分提出,因此在考虑未来可能出现授权后异议的情况下,选择适合的外国法域作为依赖依据,亦成为制定审查策略的重要一环。目前,申请人可依据已核准或授权的欧洲专利(EP)、日本专利(JP)、韩国专利(KR)、美国专利(US)或中国专利(CN)提出PPH请求。

作为战略备选方案,提交自愿分案申请亦可帮助申请人应对潜在异议,通过针对发明的特定技术特征进行专门布局,从而在面对挑战时增强自身立场。因此,务必密切关注自愿分案申请的法定提交期限,该期限为首次审查报告发出之日起三个月内,且在任何情形下不得延期。

随着专利异议制度的实施,专利申请转为实用创新(UI)申请的重要性也日益提升。已授权的马来西亚实用创新,无论在注册官主持的异议程序中,还是在高等法院的无效程序中,均因挑战难度极高而闻名。这是因为实用创新仅要求具备新颖性(不要求创造性),且仅限提出一项权利要求。寻找足以击破其实质性新颖性的相关现有技术,往往比大海捞针还要困难。

此外,专利权人亦需特别注意,若在专利存续期间提交了变更记录(如转让登记)或重新委托续期管理,可能导致MyIPO备案的专利代理人发生变更。任何异议通知书或额外异议理由将仅送达至当前备案代理人。若该代理人仅受聘于登记或续期事务,而非处理实质性异议程序,可能导致在应对异议时失去宝贵的应对时间。

有意第三方应采取的有效策略

鉴于异议提交期限仅有六个月,有意第三方应采取积极主动的措施,以简化后续流程。

其中一项最有效的策略,是持续跟踪感兴趣专利申请的审查进展,即设置审查跟踪服务。通过在专利审查过程中密切观察目标专利申请的权利要求内容,有意第三方可提前准备相关证据和材料,以备未来可能提出异议之用。

MyIPO在专利申请优先权日起满18个月后,会对直申请(direct national application)开放公众查阅权限,第三方可购买专利说明书副本(包括任何已提交的修正案),以了解申请内容及审查状态。此举可使有意第三方及时识别潜在弱点,并在专利即将授权时,做好异议所需资源的准备。

通过《专利合作条约》(PCT)进入马来西亚国家阶段的专利申请,原则上不会在《知识产权官方公报》(IPOJ)上公告。然而,有意第三方仍可申请购买原始提交版本及/或经修正的专利说明书,并查阅马来西亚国家阶段申请的具体内容与审查进程。

有意第三方亦需特别注意,专利申请人或专利权人有可能因系统原因而提前获悉第三方购买其专利申请或授权专利副本的行为。虽然MyIPO并不会正式通知专利申请人或专利权人,但由于MyIPO电子申报平台(IP Online)本身的系统特性,此类第三方操作可能无意中触发通知机制。若希望保持操作隐秘性,建议通过匿名方式进行相关资料的购买和查询。

未来展望

授权后专利异议程序在马来西亚的实施,将为本地专利行业带来极大积极意义,同时标志着马来西亚知识产权体系日益迈向成熟。Henry Goh公司对马来西亚《专利法》中这一里程碑式条款的即将施行充满期待。

当然,关于MyIPO如何执行这套潜在复杂的异议程序,仍有若干问题有待观察。例如,如何处理多方异议(是否可能合并异议程序)、异议委员会的组成及裁决时间表,以及禁止反言原则(estoppel principle)的适用范围等问题,均尚未明确。

此外,经修订的《专利法》第34条尚未生效,其施行时间亦为另一待确定的重要事项。若修订版第34条实施,未来可能允许公众查阅马来西亚专利在整个专利全生命周期中所有签发或交换的文件,即建立所谓的档案卷宗系统(file wrapper system)。

修订版第34条的施行时机——是在授权后专利异议制度生效之前、同时,还是之后——无疑将对整体异议机制的实际运作产生重要影响。

令人振奋的新时代即将到来。对于专利申请人及有意第三方而言,制定扎实、稳健的审查及应对策略,将成为当前最重要的课题。

如需了解更多信息或寻求专业咨询,欢迎随时联系Henry Goh专利团队 patent@henrygoh.com.